domenica, Gennaio 24, 2021

Tutto quello che c’è da sapere per registrare un marchio

Registrare un marchio è essenziale per ogni attività aziendale. Ma è bene affidarsi a degli esperti.

La registrazione di un marchio è attività delicata ed è il motivo per cui potrebbe essere preferibile affidarla ad un professionista del settore, come un avvocato specializzato in proprietà industriale o un consulente marchi.

Non tutti i marchi, infatti, sono registrabili e non è detto che la miglior tutela tu la ottenga chiedendo la registrazione del marchio proprio come l’hai pensato tu.

In questo articolo ti spiegheremo tutto quello che c’è da sapere per registrare un marchio e ti chiariremo i diversi passaggi da affrontare nel corso dell’attività di registrazione del tuo marchio.

Cosa si intende per marchio e cosa bisogna registrare?

Forse ti starai chiedendo cosa si intende per marchio e come si procede alla sua registrazione. Ti indicheremo in questo articolo come fare.

Per prima cosa, bisogna capire cos’è un marchio, così da poter individuare cosa bisogna registrare. Iniziamo quindi da qui: il marchio è quel nome o quel segno che permette a chi acquista un prodotto o un servizio di capire chi è il produttore. Per utilizzare la definizione data dalla normativa, il marchio è quel segno che individua l’origine imprenditoriale di un bene o di un servizio e che distingue la merce (o i servizi) di un’azienda rispetto a quelli delle aziende concorrenti.

Il marchio può essere un nome, un logo, una scritta che utilizza una grafica particolare o un insieme di parole e immagini ed è il punto di riferimento per i clienti.

Il marchio è la firma di ogni azienda ed è anche un importante strumento di garanzia per il consumatore, che acquista i prodotti o i servizi di quella marca perché sa che ci ritroverà determinate caratteristiche o qualità.

Il marchio svolge quindi una funzione molto importante nella scelta dell’acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro proprio perché il consumatore, attraverso il marchio, riconosce i prodotti da comprare e potrà così ripetere la sua esperienza di acquisto e addirittura consigliarla ad altri, favorendo così attraverso la sua fidelizzazione alla marca l’acquisto e la relativa fidelizzazione di altra clientela.

Chiunque abbia un’attività imprenditoriale, sia essa una piccola attività commerciale o una grande impresa produttiva, dovrebbe pensare il prima possibile a tutelare il proprio segno distintivo attraverso la registrazione del marchio. Si tratta infatti del segno che identifica i suoi prodotti che permette di rendere l’azienda riconoscibile sul mercato, senza contare che il marchio registrato rappresenta un asset dell’azienda da inserire a bilancio, aumentando anche in modo esponenziale il valore di tale bene.

Pensa anche all’ipotesi di vendita dell’azienda: in quel momento un valore strategico, forse il principale per chi acquista, è proprio il marchio aziendale. Senza la sua registrazione non hai alcun bene da monetizzare!

La registrazione del proprio marchio è lo strumento che permette di mettere al sicuro tale asset e di dargli un valore, che sarà crescente nel tempo se l’azienda sarà stata in grado di farsi conoscere sul mercato.

Registrare un marchio: cosa si può registrare

La normativa italiana (principalmente il Codice della Proprietà Industriale) prevede che tutti i segni possano costituire un marchio: questo, infatti, può essere costituito ad esempio da una parola, da un nome proprio, da una sigla, da un numero, da un logo, da un abbinamento cromatico.

Ma attenzione: ci sono dei limiti posti dal Codice alla registrabilità di un marchio

Ad esempio, occorre particolare attenzione in caso di registrazione di un nome di persona: non bisogna ledere i diritti o il decoro di chi porta quel nome o dei relativi eredi. Se si tratta del nome di un personaggio famoso, occorre avere il consenso dello stesso o dei suoi eredi.

Per registrare un nome o un cognome quale marchio non è necessario che sia il proprio: si può infatti decidere di chiedere la registrazione quale marchio di un cognome di un altro soggetto oppure un nome e cognome di fantasia.

Per registrare un logo, senza alcuna parola, bisogna che questa veste grafica risponda a determinati criteri: ad esempio, le forme geometriche pure in genere non sono ritenute validamente registrabili in quanto tali. 

Anche sulle parole occorre sapere quali possono essere registrate come marchio e quali, invece, no.

Si possono registrare come marchio anche i segni che sono effettiva garanzia di qualità dei prodotti o dell’adozione di un determinato procedimento produttivo: si tratta del marchio collettivo, ovvero di quel segno registrato da un Consorzio o da un ente che si occupa di regolamentare l’adozione di un “marchio di qualità” dei prodotti, che verrà concesso a tutte le aziende che si impegnano a rispettare un regolamento che disciplina le modalità di produzione del prodotto sul quale sarà poi apposto il marchio o la provenienza degli ingredienti utilizzati per la preparazione dello stesso.

Il procedimento di registrazione di un marchio collettivo è complesso e richiede necessariamente la predisposizione di un regolamento disciplinare per l’uso del marchio, che sarà depositato insieme alla richiesta di tutela del marchio e che sarà sottoscritto da tutte le aziende che vorranno utilizzare il marchio.

Il marchio collettivo è quindi uno strumento particolare, da non confondersi con il marchio individuale intestato a più soggetti.

Per tutte queste ragioni, il supporto professionale di un avvocato esperto in materia di tutela del marchio è davvero molto importante.

Che diritti si acquistano con la registrazione del marchio?

La registrazione di un marchio garantisce al proprio titolare di poter essere il solo soggetto a poterlo utilizzare. Dopo il deposito del marchio, quindi, il proprietario del marchio può impedire a chiunque di inserire sui prodotti quel segno o quella parola, che lui ha acquisito in esclusiva.

E’ molto importante quindi decidere cosa registrare come marchio e come ottenere la massima tutela nei confronti dei concorrenti. 

Molti pensano erroneamente che solo i marchi famosi abbiano problemi di copie. Ebbene, non è così, per un semplice motivo: il marchio da al suo proprietario il diritto di vietare ad altri anche l’uso di marchi simili al suo. La somiglianza, visiva o fonetica, tra marchi si verifica molto facilmente, in maniera del tutto casuale. Ecco quindi che è di grandissima importanza proteggere il proprio marchio, anche per impedire ai propri competitors di adottare un marchio che sia, casualmente, simile al proprio e di avere poi problemi a poter continuare ad utilizzare quel marchio.

Capire cosa bisogna registrare è dunque molto importante: non è detto che tu abbia le conoscenze per farlo e affidarti ad un professionista potrebbe essere la scelta migliore.

Se hai diversi segni da tutelare è molto probabile che tu debba investire per proteggere più di un marchio. La soluzione che ti tutela maggiormente potrebbe infatti essere quella di registrare tanti marchi quanti sono i segni da proteggere.

Per farti un esempio, Nike è un marchio, il segno grafico “baffo” è un altro marchio tutelato a parte rispetto alla parola “Nike” e l’espressione “just do it” è un terzo marchio della medesima azienda.

Bisogna poi valutare di proteggere i marchi per i singoli prodotti di interesse: se un’azienda ha un macchinario identificato da un nome particolare e un prodotto che ha il nome di una linea diversa, le registrazioni di marchio saranno necessariamente più di una, anche per i diversi prodotti identificati.

Quali sono le domande più frequenti su come si registra un marchio?

Moltissimi possono essere i dubbi quando si procede alla registrazione di un marchio. Vediamo quindi di seguito quali sono quelli più frequenti, cui forniremo una risposta.

Quando registro un marchio è valido ovunque?

No. Il marchio è valido e tutelato solamente nel territorio in cui è stato depositato e per il quale sono state pagate le tasse al relativo Ufficio marchi.

Se, ad esempio, hai registrato un marchio in Italia avrai una tutela solo nei confini nazionali italiani. Ben potrebbe essere, quindi, che un soggetto in Spagna o in Germania offra la stessa tipologia di prodotti con lo stesso marchio, senza che tu abbia la possibilità di contestare tale attività.

La validità del marchio è sempre territoriale

Se registri il tuo marchio a livello europeo, avrai una protezione unica per tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Nessuno, pertanto, potrà legittimamente copiare il tuo marchio all’interno della UE, ma non avrai strumenti nei confronti di un soggetto che lo riproponga nel mercato cinese o statunitense.

Perché registrare un marchio?

Come abbiamo visto, il marchio identifica la tua azienda ed i tuoi prodotti agli occhi del consumatore. Ti rappresenta sul mercato.

E’ quindi di grande importanza registrare un marchio nei territori nei quali si vendono i propri prodotti o servizi. Solo in questo modo, infatti, sarai protetto e garantirai ai tuoi prodotti il diritto di entrare nei mercati esteri legittimamente e potrai difenderti nei confronti dei concorrenti pronti a sfruttare il successo del tuo marchio sul mercato.

Con la registrazione del marchio darai anche un valore maggiore alla tua azienda e potrai decidere di monetizzare questo bene, dandolo in licenza o vendendolo.

Che protezione offre la registrazione un marchio?

Il marchio garantisce al suo titolare il diritto di essere l’unico a poter utilizzare il marchio e di impedire ai terzi di utilizzare lo stesso marchio o anche uno similare, per prodotti o servizi sovrapponibili.

Ma come si registra un marchio?

La registrazione di un marchio è una procedura amministrativa, non complicata a livello italiano o europeo, che può invece rivelarsi piuttosto complessa ed articolata per quanto riguarda la registrazione di un marchio estero o internazionale.

In Italia puoi rivolgerti alla Camera di Commercio a te più comoda, chiedendo di aiutarti con la modulistica per la registrazione del marchio. La domanda di registrazione sarà poi spedita all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ente responsabile della registrazione dei marchi in Italia.

Fai però attenzione a non confondere la relativa semplicità della procedura burocratica con la delicatezza dell’operazione in sé. Rischi infatti di non ottenere la tutela di quello che speravi e di non riuscire a tutelarti al meglio, se decidi di operare in autonomia senza il supporto di un esperto della materia.

Quanto dura la tutela del marchio?

In Italia o in Unione europea la registrazione del marchio è valida per 10 anni dalla data di deposito. Da quando presenti la domanda all’Ufficio marchi, quindi, avrai 10 anni di protezione inclusi, senza spese annuali. Dopo dieci anni, potrai decidere se rinnovare la registrazione, pagando le tasse di rinnovo, o se lasciarla scadere.

Dove viene tutelato il marchio registrato?

Come abbiamo visto, il marchio è valido solo sul territorio nel quale è stata richiesta la registrazione. 

Se ti interessa ricevere una tutela al di fuori dello Stato italiano, puoi valutare di depositare un marchio europeo, valido in tutti gli Stati UE, o un marchio internazionale, nei singoli territori per i quali vuoi essere protetto.

Come si deposita un marchio?

Come abbiamo visto, se vuoi registrare il tuo marchio in Italia puoi recarti alla Camera di Commercio a te più vicina con la documentazione richiesta, munito dei bolli e della prova del pagamento delle tasse richieste. In alternativa, potrai rivolgerti ad un professionista della materia, un Avvocato o un Consulente marchi, che si occuperà di gestire tutta la pratica per te.

Quanto costa registrare il marchio?

I costi della registrazione di un marchio variano molto in base al territorio e al numero di prodotti o servizi che vorrai tutelare. Se procedi in autonomia alla registrazione del marchio ci sono da pagare solo le tasse dovute all’Ufficio: in Italia queste sono di Euro 143, inclusi i bolli, per un gruppo di prodotti (classe merceologica, secondo la Classificazione di Nizza), cui dovrai aggiungere altri 34 Euro per ogni categoria merceologica in più che vorrai inserire.

Per un marchio europeo le tasse sono invece di Euro 850 per una classe, cui aggiungere 50 Euro per la seconda classe e 150 dalla terza classe in poi.

Se decidi di affidarti ad un professionista, alle tasse dovrai aggiungere i tuoi compensi, diversi a seconda dello Studio che scegli.

Che dati bisogna fornire all’Ufficio marchi?

Per registrare un marchio bisogna dare all’Ufficio marchi le seguenti informazioni:

Dati completi del titolare del marchio

Informazioni di contatto, per tutte le comunicazioni dell’Ufficio

Riproduzione del marchio

Prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione

Che caratteristiche deve avere il marchio per essere registrato?

Secondo la normativa, per poter essere registrato il marchio deve avere le seguenti caratteristiche necessarie:

Essere nuovo, quindi non uguale o simile a marchi già registrati

Essere distintivo, quindi essere in grado di distinguere i prodotti di un’azienda rispetto a quelli di altri

Essere lecito, non contrario alla legge, al buon costume, all’ordine pubblico e non essere ingannevole

Come faccio a sapere se il mio marchio ha queste caratteristiche?

È davvero difficile che tu possa da solo valutare se ci sono tutte le caratteristiche previste dalla legge per la valida registrazione del marchio. A volte è semplice capire se il marchio sia distintivo: sappi che non puoi registrare, per avere una tutela esclusiva, le parole generiche per quel tipo di prodotto/servizio o termini che ne descrivono una caratteristica.

Ad esempio, “pizzeria romana” non è registrabile per una pizzeria, mentre “Apple” lo è assolutamente in relazione ad uno smartphone. Cerca dunque di capire anzitutto se il tuo marchio è la parola generica per il tipo di prodotto o servizio; se la risposta è positiva allora il tuo nome non sarà registrabile come marchio.

Per valutare in tutti i casi se il marchio è distintivo, se è nuovo, lecito e, soprattutto, come conviene proteggerlo e per quali classi, l’Avvocato esperto in marchi o il consulente avrà un ruolo fondamentale.

Cosa sono le classi merceologiche?

Tutto ciò che è sul mercato è stato raggruppato per la registrazione del marchio in classi merceologiche, previste in un Accordo internazionale (la Classificazione di Nizza) che ha suddiviso i prodotti e i servizi in 45 gruppi.

Dalla classe n. 1 alla n. 34 sono dettagliati tutti i prodotti, mentre dalla 35 alla 45 troviamo tutti i servizi.

Se, ad esempio, la tua azienda produce vino la tua classe merceologica di Nizza sarà la n. 33, mentre se ti occupi di software la classe sarà la n. 09 o se hai un e-commerce la classe di servizi sarà la n. 35.

L’elenco dei prodotti e servizi è molto lungo e dettagliato. E’ preferibile scegliere le voci già presenti nell’elenco, per evitare rilievi dell’Ufficio.

Qual è la procedura di registrazione di un marchio?

L deposito della domanda di registrazione è il primo passo per chiedere la registrazione di un marchio. Come si sa, però, chiedere non significa necessariamente ottenere! 

Non è infatti garantita la registrazione del marchio in maniera automatica per il solo fatto di aver depositato la richiesta.

Una volta presentata la domanda, l’Ufficio svolgerà un esame formale per verificare se ci sono tutti i requisiti che la legge richiede per la valida registrazione. L’Ufficio verifica anche che tu abbia pagato tutte le tasse dovute, che la classificazione sia corretta e che tutto sia in ordine dal punto di vista formale.

Questi sono quindi i vari step dell’iter di registrazione di un marchio:

Esame formale da parte dell’Ufficio;

Pubblicazione del marchio: quando supera l’esame dell’Ufficio il marchio viene pubblicato nel Bollettino ufficiale. Dalla data di pubblicazione c’è un periodo di 3 mesi durante il quale chi aveva già un marchio anteriore rispetto a quello da te richiesto può fare opposizione. Così facendo la domanda viene bloccata e si apre la procedura di opposizione, nella quale l’Ufficio valuterà se concedere o meno la registrazione.

Registrazione del marchio: se non ci sono state obiezioni dell’Ufficio in sede di esame e non ci sono state opposizioni, il marchio sarà registrato. L’Ufficio rilascerà il certificato di registrazione del marchio, che ne attesta la concessione e la validità.

Quanto tempo dura la procedura di registrazione?

Dal deposito del marchio alla sua registrazione in Italia passano circa 6 mesi. In Unione europea la procedura può essere un po’ più breve: i tempi di registrazione sono di circa 4 mesi.

Queste sono le tempistiche se non ci sono state obiezioni dell’Ufficio marchi o se non ci sono opposizioni. Diversamente, il processo di registrazione del marchio durerà anche oltre 18 mesi.

Devo aspettare la registrazione del marchio per poterlo usare?

No. Non è necessario attendere la concessione del marchio per poter iniziare l’uso. Non è nemmeno obbligatorio avere il marchio registrato per poter essere sul mercato, ma come abbiamo visto è senza dubbio molto importante avere una tutela data dalla registrazione.

È obbligatorio utilizzare la sigla TM? E la ®?

No. La sigla TM sta per “trademark” (marchio in inglese) ed indica che il marchio è stato depositato. E’ quindi una forma pubblicitaria che è utile adottare a maggior tutela del marchio, per comunicare ai clienti e ai concorrenti che si è provveduto a richiedere una tutela su quel nome o segno.

Anche la ® è un segno che tutti riconoscono come identificativo del marchio registrato. E’ quindi opportuno affiancare tale simbolo al marchio, anche per un maggior prestigio dello stesso. In tal modo, infatti, tutti 

Potrà essere utilizzato tale segno solo dopo che il marchio sarà registrato, quindi quando si avrà in mano il certificato di registrazione.

L’uso non è obbligatorio.

Cosa fare se qualcuno deposita un marchio uguale o confondibile con il mio?

Se vieni a sapere che qualcuno chiede la registrazione di un marchio identico al tuo o talmente simile da creare confusione puoi far valere il tuo marchio registrato prima e depositare un’opposizione.

Come abbiamo visto, questo è il meccanismo per fermare la procedura di concessione del marchio richiesto da un tuo competitor.

L’opposizione può essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio nel Bollettino ufficiale. Ricordati che in assenza di opposizioni il marchio viene registrato.

Se depositi formale opposizione, la procedura prevede un periodo per le parti per mettersi d’accordo tra loro, senza che intervenga l’Ufficio.

In assenza di accordo interverrà un esaminatore dell’ufficio a decidere: dovrà dunque valutare se dare ragione a chi ha depositato il marchio, respingendo l’opposizione, o se confermare la validità della contestazione e respingere il marchio depositato. L’esaminatore prenderà la sua decisione dopo aver dato la possibilità alle parti di far valere le proprie ragioni in delle memorie scritte, che saranno esaminate dall’Ufficio.

Nella procedura di opposizione diventa fondamentale essere assistiti da un Avvocato o da un Consulente marchi: se non ci si occupa di marchi di professione, infatti, non si avranno le capacità tecniche e giuridiche per preparare una memoria di opposizione o per presentare l’opposizione.

Anche nella fase di trattative con l’opponente, essere assistiti da un legale può fare la differenza.

E se qualcuno utilizza il mio marchio?

Cosa fare se ti accorgi che qualcuno sta utilizzando il tuo marchio o uno troppo simile? Rischi che i clienti si confondano e di perdere quote di mercato.

Hai la possibilità di intimare a chi usa il tuo marchio senza il tuo consenso di interrompere tale uso. Questa richiesta formale viene in genere fatta attraverso una diffida di un Avvocato.

Se non ottieni alcun effetto con questa comunicazione, potrai decidere di agire in giudizio, rivolgendoti ad un Tribunale per far valere il tuo diritto di marchio.

Come abbiamo visto, puoi anche difendere il tuo marchio davanti all’Ufficio marchi, bloccando le richieste di marchi uguali o simili al tuo attraverso il deposito di un’opposizione. Ricordati infatti che non sarà l’Ufficio a bloccare in autonomia queste richieste di soggetti terzi: se non ti attivi tu a difesa del tuo marchio non lo farà di sicuro l’Ufficio.

È possibile vendere il marchio?

Certo. Il marchio è un bene che può essere dato in licenza, quindi in affitto ad altri soggetti, oppure ceduto, con un passaggio di proprietà.

Come per tutti i beni registrati, anche per la cessione di un marchio è necessario che il passaggio di proprietà risulti nel Registro Ufficiale. Se ti affidi ad un consulente o ad un Avvocato sarà di certo occuparsi anche di tale passaggio, che in Italia richiede la preliminare registrazione dell’atto di trasferimento all’Agenzia delle Entrate.

Quando scade il marchio?

Il marchio dura 10 anni dalla data di deposito, sia in Italia sia in Unione europea.

Dopo questo periodo, potrai vedere se è ancora tuo interesse mantenere valido il marchio e pagare le tasse di registrazione.

Se non lo farai il marchio scadrà e perderai quindi tutti i diritti sul marchio.

La contraffazione di marchio

Ti sarà senz’altro capitato di leggere, anche dai giornali, di casi di imitazione di marchi. 

Avrai quindi avuto notizia della battaglia della Apple per il marchio IPHONE in Cina, che era stato registrato in quel territorio da un’azienda locale che impediva al colosso statunitense di piazzare sul mercato i prodotti con quel marchio, ormai noto in tutto il mondo. Oppure conoscerai benissimo tutti i casi di contraffazione dei famosi marchi di moda, che tutti i giorni si trovano ad investire risorse ingenti per lottare contro l’imitazione dei propri prodotti, da Vuitton a Gucci.

In genere le notizie pubbliche sono sui marchi famosi, ma ti assicuriamo che le copie di marchi sono all’ordine del giorno: non si tratta della contraffazione “da bancarella”, ma di sovrapposizioni di marchi che sono simili. Questi casi si verificano per omonimia o per puro caso: se ci pensi, capirai che non è difficile che ci siano assonanze tra due nomi!

Conclusioni

Una volta che avrai fatto tutte le valutazioni sul marchio da adottare per la tua azienda o per i tuoi prodotti, sulle ricerche per verificare che non ci siano altri marchi come il tuo e che puoi quindi procedere alla registrazione del tuo marchio, avrai capito che avere un marchio originale, che ti renda distinguibile sul mercato è un bene prezioso per la tua azienda.

Tutelarlo al meglio è una delle scelte più importanti che tu possa fare per il tuo business.

Farti affiancare in questa attività da un Avvocato specializzato in marchi ti garantirà una protezione unica per il tuo brand e ti permetterà di trasformarlo in continue occasioni di successo imprenditoriale.

Il marchio è il tuo bene aziendale principale: proteggilo!

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